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Infracción marcaria, caducidad por falta de uso y fraude procesal: el Tribunal Supremo frena el abuso de una titular de marca que presentó su demanda el último día del periodo de gracia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una relevante sentencia en materia de infracción marcaria que sienta doctrina sobre los límites del ejercicio de los derechos de marca y las consecuencias del abuso procesal. El litigio gira en torno a la marca denominativa española número 2.941.774 «Giordano», registrada para las clases 18 (artículos de cuero y marroquinería) y 25 (ropa, calzado y sombrerería) del nomenclátor internacional, concedida el 30 de marzo de 2011 a una sociedad de derecho extranjero.

La controversia nació cuando la titular de dicha marca ejercitó acciones de infracción marcaria contra una serie de entidades mercantiles que, desde 1997, comercializaban en España productos identificados con signos idénticos al registrado, a través de una cadena de tiendas y sin autorización alguna.

El recorrido por las instancias previas

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda por infracción marcaria y, estimando la reconvención planteada por las demandadas, declaró la caducidad de la marca por falta de uso real y efectivo durante el período de cinco años establecido legalmente.

La Audiencia Provincial, en apelación, resolvió de forma parcialmente distinta: mantuvo la declaración de caducidad, pero consideró que las demandadas habían vulnerado los derechos marcarios durante el periodo de gracia, condenándolas solidariamente al pago de una cantidad en concepto de daño emergente y a una indemnización calculada sobre un porcentaje de las ventas realizadas con la marca controvertida.

Las tres cuestiones jurídicas que analiza el Supremo

La caducidad de la marca por falta de uso

La Sala recuerda que la Ley de Marcas impone al titular la obligación de hacer un uso real y efectivo de su marca registrada. La norma reconoce un período de gracia de cinco años desde el registro, durante el cual no puede exigirse la prueba de uso. Superado ese plazo sin acreditarlo, procede declarar la caducidad con efectos retroactivos al momento en que se produjo la falta de uso.

En el caso analizado, el uso de la marca resultó manifiestamente insuficiente: las ventas en establecimientos físicos no superaron los 9.000 euros en total durante los primeros años de registro; los locales aperturados tuvieron una vida efímera —entre 24 y 57 días—; las ventas en línea no alcanzaban los 100 euros mensuales; y la actividad publicitaria fue de escasa relevancia.

La falta de uso como defensa ante la acción de infracción marcaria

Esta es la cuestión nuclear de la sentencia. El artículo 41.2 de la Ley de Marcas —en su redacción anterior a la reforma de 2018— permite que, cuando el titular de una marca con al menos cinco años de registro ejercite acciones de infracción marcaria, el demandado pueda exigir, por vía de excepción o reconvención, que aquél acredite el uso real y efectivo en los cinco años anteriores a la demanda. El éxito de esa defensa enerva la acción de infracción.

Este precepto transpone al ordenamiento español la facultad prevista en el artículo 11.3 de la Directiva 2008/95/CE. El Supremo precisa que la Audiencia Provincial erró al apoyarse en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2020 (asunto C-622/18), que resolvió un supuesto en el que Francia no había hecho uso de esa facultad. España, en cambio, sí la incorporó expresamente al artículo 41.2 LM, lo que otorgaba a las demandadas el derecho a invocar la falta de uso como mecanismo de defensa.

El fraude procesal: la demanda presentada el último día del periodo de gracia

La cuestión más llamativa de la sentencia es la apreciación de fraude procesal. La demanda de infracción marcaria fue presentada el 29 de marzo de 2016, es decir, un día antes de que se cumplieran los cinco años desde la concesión de la marca el 30 de marzo de 2011. De haberse interpuesto un solo día después, el artículo 41.2 LM habría permitido a las demandadas exigir la prueba del uso real y efectivo, neutralizando la pretensión indemnizatoria.

El Tribunal Supremo aprecia que esta conducta es contraria a la buena fe y constitutiva de abuso de proceso. La titular esperó deliberadamente al último día hábil del período de gracia para eludir una norma que habría bloqueado sus pretensiones, siendo plenamente consciente de que no había realizado un uso real y efectivo de la marca. Al amparo de los artículos 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los tribunales están obligados a rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal.

El fallo

La Sala estima el recurso de casación, desestima el recurso de apelación de la titular de la marca y confirma la sentencia de primera instancia en todos sus términos. Se mantiene la declaración de caducidad de la marca y se desestima la pretensión indemnizatoria por infracción marcaria durante el período de gracia: la demandante no puede eludir la aplicación del artículo 41.2 LM mediante la interposición artificiosa de su demanda el último día del plazo. Las costas de la apelación se imponen a la parte apelante, sin pronunciamiento especial en cuanto al recurso de casación estimado.